“优玛U.MA”商标侵权案评析

非典型侵犯商标权行为的认定

一、基本案情

原告：王某（中国台湾）

被告：北京龙祥华夏商贸有限公司（以下简称龙祥华夏公司）

原告诉称：原告系“優瑪U.MA”文字及图形组合注册商标专用权人,核定使用商品为第17类：汽车隔热纸、大楼隔热纸。原告将该商标许可广州市佳尼士贸易有限公司（以下简称广州佳尼士公司）在防爆膜产品上使用，该商标产品有较高的市场信誉。2008年初，原告发现被告未经许可在其销售的汽车防爆膜产品上使用了“优玛U.MA”商标，并在其网站上、《慧聪商情广告》杂志的广告上、街面广告上将“优玛U.MA”商标作为该公司的品牌加以宣传，认上述行为侵犯了其享有的商标权，故诉至法院，请求判令被告：停止侵权行为，销毁侵权产品及宣传资料，并清除所有侵权广告；在《北京晚报》等报刊上向原告赔礼道歉；赔偿原告经济损失50万元；承担本案的诉讼费用。

被告龙答辩称：被告使用的“优玛U.MA”商标与原告的注册商标存在明显区别；被告销售的“优玛U.MA”汽车防爆膜产品与原告注册商标核定使用商品并非相同或类似商品；被告使用“优玛U.MA”属于销售过程中的合理使用，不构成侵权；即使“优玛U.MA”汽车防爆膜产品系侵权产品，被告作为不知情的销售者，也不承担赔偿责任。综上，被告未侵犯原告的注册商标权，请求法院驳回原告的诉讼请求。

经审理查明：1997年4月21日，国家商标局核准，（台湾省）普钧有限公司取得了第984057号“優瑪、U.MA”注册商标专用权，该商标核定使用商品为第17类：汽车隔热纸，大楼隔热纸。

2007年6月28日，经国家商标局核准，上述商标转让给王祥华。有效期至2017年4月20日。

商标被核准转让后，王祥华出具了《商标使用许可授权书》，授权书显示：王祥华上述商标授权于广州佳尼士公司全权使用，代理期间对一切侵害商标之行为享有代表本公司之一切法律权益。授权有效期限2015年4月20日止。

王祥华主张上述使用许可授权系独占性使用许可授权。同时，王祥华主张广州佳尼士公司自2000年1月1日起开始销售“U.MA”品牌防爆膜产品。自2007年1月1日至2008年7月30日止，广州佳尼士公司销售总额为4377827.56元人民币，毛利率为29％。

2007年11月29日，王祥华以“江苏泰州名车之旅”的名义从龙祥华夏公司购买了防爆膜产品。在王祥华向本院提交的产品实物外包装上标注有“优玛TMU.MA汽车防爆膜”、“NAME：金墨绿”、“ROLLNO:CA-3000”、“SIZE：1.52m×12m”“MADE INU.S.A.”等字样，该防爆膜上印有“U.MACA-300031”字样。

龙祥华夏公司主张自2007年9月至11月，其自北京佳尼士贸易有限公司（以下简称北京佳尼士公司）处购进涉案被控侵权防爆膜产品共4卷，进货价格合计4950元，产品已全部售出，销售价格为7400元。

广州佳尼士公司将注册于美国商标局分类第2793683号“优玛U.MA”之商标授权于北京佳尼士公司全权使用，代理期间对一切侵害商标之行为享有代表本公司之一切法律权益。授权有效期限2008年12月31日止。

王祥华对上述授权书的真实性予以确认，主张王祥华同时拥有在美国注册的第2793683号“U.MA”文字及箭头图形组合注册商标。王祥华主张广州佳尼士公司于2007年7月取消了对北京佳尼士公司的商标使用许可授权，并自2007年8月1日起停止向北京佳尼士公司供货。

二、法院处理结果

北京市二中院依照《民法通则》第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项、《商标法》第五十二条第（五）项、第五十六条的规定，判决：一、龙祥华夏公司自本判决生效之日起，在经营过程中停止将“优玛U.MA”作为其“旗下品牌”予以宣传的涉案侵权行为；二、龙祥华夏公司自本判决生效之日起十日内，赔偿王某经济损失二千元人民币；三、驳回王某的其他诉讼请求。判决作出后，双方均未提起上诉。

三、案件评析

本案看似是一起简单的、仅仅针对销售商提起的侵犯商标专用权的纠纷，但却至少涉及了以下三个重要的问题：（1）对于在《类似商品和服务区分表》中没有具体列明的商品，如何确定商品类别的类似；（2）对于仅仅针对销售商提起的侵权诉讼，要充分考虑到作为案外人的产品制造者可能提出的抗辩事由，避免作出错误的侵权判定；（3）对于我国商标法中明确规定的典型侵权行为之外的行为，如何判断是否构成对注册商标专用权的侵犯。

（一）被告销售的汽车防爆膜产品是否是侵犯原告商标权的商品王某经商标局核准，受让取得“優瑪U.MA”文字及图形组合注册商标，其所享有的注册商标专用权应受到我国法律保护。

本案中，王某主张龙祥华夏公司销售了侵犯其商标权的汽车防爆膜产品。因此，要判断上述主张是否成立，要从以下三个方面进行：第一，龙祥华夏公司销售的汽车防爆膜产品与王某涉案注册商标核定使用的商品是否为同一种商品或者类似商品。第二，龙祥华夏公司销售的产品上使用的商标与王某的涉案“優瑪U.MA”文字及图形组合注册商标是否构成相同或者近似。第三，在涉案汽车防爆膜产品上使用“优玛U.MA”、“U.MA”标识的行为是否经过了商标注册人的许可。

在司法实践中，法院在判断侵权成立与否时，判断的顺序一般是“商品类别是否相同或类似”→“商标是否相同或近似”→“被告的使用行为是否获得了许可或有其他合理事由”。

（1）龙祥华夏公司销售的汽车防爆膜产品与王某涉案注册商标核定使用的商品是否为同一种商品或者类似商品

一般而言，在确认两种商品是否为相同或类似产品时，《类似商品和服务区分表》可以作为判断商品是否类似的参考，但不是判断类似的唯一参考标准。如果当事人提出与《类似商品和服务区分表》的划分不一致的关于商品类似或者不类似的证据的，应当根据当事人提供的证据予以认定，否则应当参考《类似商品和服务区分表》认定商品是否类似。

本案中，被告明确其所销售商品的名称为“汽车隔热膜”，王某主张汽车防爆膜、汽车隔热防爆膜、汽车隔热膜、汽车隔热纸为同一商品，龙祥华夏公司主张汽车隔热纸和汽车隔热膜为同一商品，但汽车隔热膜和汽车防爆膜非同一商品。因此，可以确定，“汽车隔热纸”和“大楼隔热纸”应指在用途上不同的两种产品，而在判断被控侵权产品的类别时，应将“汽车隔热膜”与“汽车隔热纸”相比较。而“汽车隔热膜”、“汽车隔热纸”这两个商品名称，在《类似商品和服务区分表》中均未出现，因此，无法确定商品类别的近似。

鉴于龙祥华夏公司在其经营的网站上介绍其销售的汽车防爆膜产品时，同时使用了多种称谓，故可以认定，汽车防爆膜、汽车隔热防爆膜、汽车隔热膜、汽车隔热纸系同一商品的不同称谓，龙祥华夏公司销售的汽车防爆膜产品与王某涉案商标所核定使用的商品汽车隔热纸属同一商品。

（2）“優瑪U.MA”文字及图形组合注册商标是否构成相同或者近似

在判断商标近似时应当以对相关商品具有一般性的知识、经验的相关公众在选购商品时所施加的普通注意程度为标准。鉴于商标的主要部分影响相关公众对商标的整体印象，因此在判断商标是否近似时应当以整体比对方法为主，并辅之以主要部分对比方法。文字及图形组合商标有下列情形之一，足以造成相关公众混淆、误认的，可以认定为近似商标：（1）商标整体近似的；（2）商标文字相同或者近似的；（3）商标文字不同，但图形相同或者近似的；（4）可以判定为近似组合商标的其他情形。

本案中，王某享有商标权的“優瑪U.MA”文字及图形组合注册商标中，具有呼叫功能、起到根本区别作用的部分为“優瑪U.MA”文字，因此，“優瑪U.MA”文字应为该商标的实质部分，龙祥华夏公司销售的产品上使用了“优玛U.MA”、“U.MA”标识，尽管在汉字简繁体的区别，但二商标的主要文字内容相同，故应认定，两商标文字及图形组合注册商标相近似。

（3）在涉案汽车防爆膜产品上使用“优玛U.MA”、“U.MA”标识的行为是否经过了商标注册人的许可

在司法实践中有很多案件，权利人没有起诉侵权产品的制造者，而是选择直接起诉侵权产品的销售者，甚至是零售者。从法理上讲，侵权产品的制造者和销售者各自独立实施了不同的侵犯知识产权的行为，其应分别按照相关的法律规定承担各自的侵权责任，因此，在一般情况下，侵权产品的制造者和销售者并非侵犯知识产权案件的必要共同被告，权利人在行使诉权时，可以选择将二者作为共同被告起诉，也可以选择单独起诉其中之一。

但是从司法实践的角度讲，作为侵权产品的制造者，在侵权抗辩事由的提出方面，具有产品销售者无法相比的能力和积极性，而作为产品的销售者或者零售商，其一般只关注于产品合法来源的问题，对于侵权比对和其他侵权抗辩事由的提出，大都采取较为消极的态度。

本案中，可以确认龙祥华夏公司销售的涉案汽车防爆膜产品与王某提供的广州佳尼士公司生产的汽车防爆膜产品存在差异，但龙祥华夏公司向法院出具了北京佳尼士公司提供的《商标使用许可授权书》复印件，根据该授权书记载的内容，广州佳尼士公司授权北京佳尼士公司全权使用“优玛U.MA”商标，虽然上述授权书存在以下瑕疵：该授权书载明的商标系美国商标，根据王某当庭的陈述，王某享有的美国商标与该授权书中的“优玛U.MA”存在出入。但考虑到本案中王某授权广州佳尼士公司使用涉案“優瑪U.MA”文字及图形组合注册商标的《商标使用许可授权书》中，亦使用了“优玛U.MA”的不规范写法，同时，考虑到王某与广州佳尼士公司的商标使用许可授权关系、广州佳尼士公司与北京佳尼士公司的母子公司关系等因素，在广州佳尼士公司、北京佳尼士公司均不是本案当事人的情况下，法院依据王某在本案提供的现有证据，无法判定龙祥华夏公司向法院出具的北京佳尼士公司提供的《商标使用许可授权书》的效力，亦无法判定龙祥华夏公司销售的、标注有“优玛U.MA”、“U.MA”标识的汽车防爆膜产品是侵犯王某“優瑪U.MA”文字及图形组合注册商标专用权的商品。综上，王某提出龙祥华夏公司销售了侵犯其商标权的汽车防爆膜产品，应承担相应侵权责任的诉讼主张，依据不足，法院不予支持。

（二）被告涉案广告宣传行为是否构成侵权

关于王某主张龙祥华夏公司在多个广告上将“优玛U.MA”商标作为该公司的品牌加以宣传的问题。我国《商标法》第五十二条第（一）项至第（四）项明确列举了侵犯他人注册商标专用权的典型侵权行为，同时第（五）项规定，“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为，也可以认定为侵犯注册商标专用权的行为。那么，人民法院作出这种认定的法理依据又是什么呢？

对于知识产权的各种专门法，学术界和司法实践界一直都存在法定主义和一般条款的观点分歧。以《商标法》为例，笔者认为，首先，侵权行为的方式和手段在不断发生变化，如果在适用《商标法》时严格采取法定主义的观点，不利于保护商标专用权。其次，鉴于包括《商标法》在内的各种知识产权专门法，都兼有公法和私法的双重属性，对现行规定宜采取“有限的一般条款”的理解。即在依据《商标法》进行行政处罚时，采取法定主义的观点；在侵犯商标权行为的民事责任时，采取一般条款的观点。就侵犯商标权行为的民事性质而言，其是一种侵权行为。我国民法对于侵权行为的规定不实行法定主义，即除法律规定的典型侵权行为外，没有规定的侵权行为也可以根据侵权法的一般规定认定和处理。因此，对我国《商标法》没有明确规定的行为，法院亦可按照《商标法》的原则性规定认定为侵犯商标权的行为，并追究其民事责任。然而，《商标法》五十二条虽然明确规定了“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为也可能构成侵犯商标权的行为，但并没有能够明确确定侵权行为的主体是司法机关还是行政执法机关，在第五十三条中关于权利人在商标权受到侵害时可采取自行协商、申请行政查处、寻求司法救济的措施时，也没有具体区分该侵权行为是第五十二条第（一）项至第（四）项列明的典型侵权行为，还是第五十二条第（五）项规定的非典型侵权行为，应该说，这是我国商标立法的一个小的缺憾。

另外，本案中，龙祥华夏公司作为涉案防爆膜产品的销售者，可以在经营过程中向公众介绍其销售的产品的商标等信息，但不应在使用商标时，使消费者对于该商标的权利人与该产品的销售者之间产生混淆或误解。现龙祥华夏公司在广告上，将与王某拥有商标权的“優瑪U.MA”文字及图形组合注册商标相近似的“优玛U.MA”商标作为其“旗下品牌”予以宣传，易使消费者误认为龙祥华夏公司系“优玛U.MA”商标的专用权人，进而对“優瑪U.MA”文字及图形组合注册商标的归属状况产生误解。因此，龙祥华夏公司的上述行为，给王某的涉案注册商标专用权造成了损害，可以认定为我国《商标法》第五十二条第（五）项所规定的行为，是侵犯王某享有的注册商标专用权的行为，应承担相应的侵权责任。王某还主张龙祥华夏公司在其网站上将“优玛U.MA”商标作为该公司的品牌加以宣传，鉴于该网站的内容明确标明了“优玛U.MA”商标是龙祥华夏公司的代理品牌，龙祥华夏公司使用“优玛U.MA”商标的行为旨在介绍、宣传其销售的带有上述标识的防爆膜产品，故王某的上述主张缺乏依据，不应予以支持。

对于法院判令停止侵权的表述问题，在很多判决主文的表达中，都表达为“停止涉案侵犯原告商标权的行为”，但鉴于本案认定的侵犯商标权的行为，是依据我国《商标法》第五十二条第（五）项认定的非典型侵权行为，因此，在主文表达上，法院应尽量明确将该侵权行为予以描述，以增强判决的可执行性，本案中，法院的表述为：“北京龙祥华夏商贸有限公司自本判决生效之日起，在经营过程中停止将‘优玛U.MA’作为其‘旗下品牌’予以宣传的涉案侵权行为”。

关于龙祥华夏公司应赔偿王某的经济损失的数额问题，本案中可供法院参照的因素为：（一）王某主张上述使用许可授权系独占性使用许可授权。（二）龙祥华夏公司主张自2007年9月至11月，其自北京佳尼士贸易有限公司处购进涉案被控侵权防爆膜产品共4卷，应该说，上述因素虽然能够使法院对于原告的损失和被告的获利情况有一个初步的了解，但上述数据均为当事人的单方陈述，证据效力较弱，此外，如何确定涉案的宣传行为给原告造成的经济损失的数额，或者确定该行为使得被告获得利益的数额，都是非常困难的事。但是，总体上说，鉴于本案认定的侵犯商标权的行为是一种非典型侵权行为，赔偿数额不宜过高，故法院综合酌定被告赔偿原告经济损失2000元，是适当的。